Bij duurzaamheid denken de meeste mensen niet meteen aan kleding. Toch is dit binnen alle huishoudens een van de grote boosdoeners op het gebied van de CO2-uitstoot.[1] Om deze manier van milieuvervuiling tegen te gaan zijn er in de afgelopen jaren steeds meer initiatieven binnen de mode-industrie opgericht. Upcycling is een van die initiatieven en is met name sinds de Covid-pandemie in een stroomversnelling geraakt. Op de Amsterdam Fashionweek kan je inmiddels ook niet meer om deze populaire manier van hergebruik heen. Maar in hoeverre levert dit spanning op met IE-rechten?

Wat is upcycling?

Het woord upcycling staat in de Dikke van Dale gedefinieerd als het “m.b.t. afval, restproducten hergebruiken in de vorm van een product van een hogere kwaliteit”. Bij upcycling gaat het dus over een vorm van hergebruik waarbij het bestaande product juist deels intact blijft. Vervolgens wordt daaraan waarde of creativiteit toegevoegd door het nieuw leven in te blazen en dat resulteert in een product met hogere waarde.[2] Denk bijvoorbeeld aan een jurk gemaakt van spijkerbroeken. Ideaal op het gebied van verduurzaming, voornamelijk met het oog op het streven naar een circulaire economie.

Een zeer recente ontwikkeling is de invoering van de UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) Textiel in 2023. Naar verwachting gaat deze invoering ook effect hebben op de populariteit rondom upcycling.

Upcycling op gespannen voet met het merkenrecht

Binnen het merkenrecht vind je de beperking betreffende de uitputting in artikel 2.23 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Deze beperking bevat enerzijds de bescherming van exclusieve rechten van de merkhouder, maar anderzijds de bevordering van het vrije verkeer van goederen. Dit artikel houdt in dat de merkhouder niet kan optreden tegen verdere verhandeling van producten die met toestemming in de EER zijn gebracht. Maar in het derde lid staat een zogenoemde gegronde reden-exceptie. De merkhouder heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen verdere verhandeling van het product, indien de toestand van het product is gewijzigd. Een dergelijke verhandeling kan tot gevolg hebben dat de reputatie van een merk schade oploopt, hierbij moet worden gedacht aan een afbreuk aan de herkomst-, onderscheidings-, reclame- en kwaliteitsfunctie.[3] Ook speelt de situatie mee waarin het verschil tussen de producten te gering is om van een andere totaalindruk te spreken.[4] Een geüpcycled product zal naar verwachting snel tegen deze exceptie aanlopen.

Aan de kant van de upcycler zijn er drie verschillende mogelijkheden. Deze worden hierna ieder kort besproken.

Upcyclen met behoud van het originele merk

Bij de beoordeling in hoeverre het behoud van het originele merk toelaatbaar is, stuit men als snel op meerdere problemen. Zo ook de Duitse rechter in de zaak genoemd Gefärbte Jeans.[5] Volgens het Duitse gerecht leverde het bleken en herkleuren van de Levi’s spijkerbroeken een wijziging van het merkproduct op. Vervolgens was er, volgens het Duitse gerecht, sprake van een afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk Levi’s. Voor nu lijkt deze (ietwat verouderde) uitspraak het meeste houvast te bieden op het gebied van upcycling. Tot die tijd is het wachten op een beslissend antwoord van het Hof van Justitie.

Upcyclen met verwijdering van het originele merk

Het geüpcyclede product ziet er anders uit dan het oorspronkelijke product als gevolg van eigen creativiteit. Maar is het verwijderen van het originele merk een goede oplossing? Op het eerste gezicht wel, maar het wordt al snel lastig als het gaat over een vormmerk of positiemerk. Ook over deze situatie heeft het Hof van Justitie nog geen beslissing gegeven. Daarentegen worden in de literatuur meermaals de zaken Mitsubishi, Valeo en EPAL aangehaald[6], maar ook deze bieden voor upcycling nog geen antwoord.

Upcyclen met behoud van het originele merk en een disclaimer

Door gebruik van een disclaimer wordt aangegeven dat het originele product is gewijzigd en door wie. Maar is dit voldoende? De vraag is of de disclaimer in staat is de indruk van een commerciële band weg te nemen. In de huidige mode-industrie is dit erg lastig, met name gezien de vele samenwerkingen tussen verschillende merken. Bovendien is het niet gebruikelijk om een dergelijke disclaimer aan te brengen op een manier waarbij deze ook bij normaal gebruik van het kledingstuk goed zichtbaar is.

Hoe nu verder?

Upcycling lijkt een goede oplossing op het gebied van duurzaamheid, maar kan nog voor veel hoofdpijn zorgen binnen het merkenrecht. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid gegeven door een rechter. Voor nu dient men voorzichtig om te gaan met de handhaving tegen upcycling. Enerzijds heb je het duurzaamheidsperspectief, wat kan zorgen voor veel goodwill jegens de upcycler. Maar anderzijds kan men zich afvragen wanneer deze goodwill groot genoeg is om een inbreuk op een merk te rechtvaardigen. Of lift de upcycler mee op het succes van het originele merk? Kortom: op het juridische gebied rondom upcycling zitten nog veel haken en ogen.

Misschien is het dan tijd voor modernisering van de wetgeving? Tot die tijd is het geduldig afwachten wat de rechtspraak met deze populaire manier van hergebruik gaat doen.

[1] https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/klimaatklappers.

[2] N. Q. Dorenbosch 2022, ‘Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten’, IER 2022/11, p. 96-104.

[3] A.M. van Aerde 2022, ‘Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten’, IER 2022/11.

[4] C.J.S. Vrendenbarg 2022, ‘Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken’, IER 2022/33.

[5] Bundesgerichtshof 14 december 1995, I ZR 210/93, (Gefärbte Jeans).

[6] A.M. van Aerde 2022, ‘Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten’, IER 2022/11.

The post <strong>Upcycling: de onzekere strijd tussen duurzaamheid en het merkenrecht</strong> appeared first on Bulletineke Justitia.